FORO PRIVADO DE DETERMINACIÓN DE REGALÍAS:

DISPUTAS DE LICENCIA DE DPI

Se necesita un nuevo foro de resolución de disputas sobre derechos de propiedad intelectual. La explosión de los litigios de propiedad intelectual nacionales e internacionales con los costos asociados, las demoras en el resultado final, la incertidumbre y la dependencia de las opiniones de los diferentes jueces, o la comprensión compleja de los asuntos de los jurados, requiere un enfoque nuevo, rentable y rápido para resolver disputas que involucran la aplicación, implementación y licencia de los derechos de propiedad intelectual (“DPI”), como la determinación del rango y la tasa de regalías de las licencias de patentes en disputa, en particular para las tecnologías estandarizadas.

Requisito SDO / SSO de regalías F / RAND. Los titulares de patentes que pertenecen a las organizaciones de desarrollo / establecimiento de estándares ("SDO" o "SSO"), deben cumplir con los estatutos de SDO / SSO que requieren una concesión de "justo, razonable y no discriminatorio" ("FRAND" o "RAND" en los EE. UU. ) tasas de regalías. Los términos de la licencia F / RAND deben ofrecerse a los miembros (y no miembros) de la organización voluntaria para que utilicen las Patentes Esenciales Estándar y las solicitudes de patentes ("SEP"). Estos titulares se benefician económicamente de su licencia SEP por una regalía mínima (que suele ser menor que la misma para los que no son SEP), si el estándar es aceptado por la industria e incorporado en millones de productos. La negativa a la licencia RAND daría lugar a la exclusión de los productos estandarizados y, por lo tanto, su tecnología podría volverse rápidamente obsoleta y no competitiva.

El compromiso con el estándar tecnológico SSO es un contrato vinculante. Los titulares de familias de patentes pueden identificar en sus cartas de aceptación (“LOA”) cientos de patentes y solicitudes de patente como esenciales para el estándar (es decir, leer al menos una parte del estándar SSO) o proporcionar LOA generales sin dicha identificación específica. Las LOA (enviadas al SSO / SDO) prometen otorgar la licencia de RAND a las patentes que son esenciales para el estándar SSO, que otras empresas deben utilizar técnica / comercialmente para cumplir con el estándar de la industria. Dicho compromiso, visto por los SSO y los tribunales como un contrato vinculante, es una condición de la adaptación del SSO de la tecnología patentada a los estándares técnicos del SSO. Estos estándares (un protocolo técnico común de reglas, pautas y especificaciones) están adaptados para reducir el riesgo de “retención de patentes” / abuso de licencias, promover la competitividad / innovaciones, proteger la salud pública, asegurar la calidad, interoperabilidad / compatibilidad de componentes de productos. y procesos para una tecnología en particular, como comunicaciones inalámbricas WIFI o tecnología de codificación de video.

El incumplimiento de los contratos F / RAND es una defensa por infracción. Cualquier usuario del estándar SSO puede hacer cumplir los contratos SSO como un tercero beneficiario, a menos que el compromiso RAND no sea aplicable al infractor de la patente. Los titulares de patentes, que se comprometieron a otorgar licencias de RAND en términos de RAND a aquellos que deseen adherirse a las reglas de SSO o SDO, no pueden obtener recursos por infracción de patentes (por ejemplo, una orden judicial en procedimientos judiciales, órdenes de exclusión en investigaciones bajo §337 de la Ley de Tarifas de 1930) si hubieran ofrecido licencias en términos no RAND o las defensas RAND hubieran sido adjudicadas por los tribunales. Un infractor puede perseguir una determinación de la tasa de regalías RAND mientras niega la infracción o afirma la invalidez de la patente, aunque estas defensas pueden eliminar en última instancia la necesidad de una licencia.

Términos F / RAND Las disputas surgen inevitablemente. Las disputas irreconciliables entre el licenciante y el licenciatario, en cuanto al significado de RAND y los cálculos de rango / tasa para SEP, las patentes no esenciales o las patentes que no están sujetas a los compromisos de RAND, surgen en las negociaciones de licencia y / o la determinación de daños por infracción basada en una "tasa de regalías razonable".

Ausencia de fórmulas de regalías F / RAND. Los SSO / SDO en Europa y los Estados Unidos no proporcionan fórmulas específicas / estándar para establecer regalías RAND, sino que solo requieren que el licenciante y el licenciatario acuerden regalías no definidas "razonables y / o no discriminatorias" (un porcentaje de los ingresos brutos sobre el producto final o artículo patentado). La FTC solo recomendó que los tribunales aplicaran el marco de negociación hipotético para determinar los daños por regalías de RAND (para las patentes comprometidas con RAND) y establecer un límite de regalías, pero no fórmulas o números específicos (por ejemplo, porcentajes fijos). *

Determinaciones de regalías solo por tribunales. No hay foros que determinen qué términos de compensación del titular de la patente son justos y razonables o cuál debería ser la tasa de regalías RAND para cualquier industria, excepto los tribunales. Las decisiones de los tribunales pueden entrar en conflicto entre sí con respecto a cuestiones jurídicas y técnicas complejas entrelazadas que requieren conocimientos especializados. La Comisión de Comercio Internacional solo otorga una medida cautelar (prohibiendo la importación de productos infractores), pero no por daños monetarios, y la acción de aplicación de la ITC del titular de una patente puede no ser apropiada para las patentes que están sujetas a obligaciones de licencia RAND.

Directrices contradictorias sobre la tasa de regalías. Las agencias gubernamentales (que tienen autoridad persuasiva pero no vinculante) emiten recomendaciones, que también entran en conflicto con las decisiones judiciales. Por ejemplo, la recomendación de la FTC fue que una regalía debería basarse en las ventajas de la tecnología patentada sobre las alternativas tecnológicas disponibles en el momento en que se desarrolló el estándar relevante (no en el momento de la primera infracción según la resolución de Georgia-Pacific **) y no los 15 factores (definidos por la decisión de la corte de Georgia-Pacific) deben usarse como pauta de determinación de tarifas.

Opción práctica: Foro privado para la determinación de la tasa de regalías de los DPI por parte de los árbitros utilizando jurisprudencia, lógica, guías económicas, evidencia técnica presentada por las partes involucradas y, si corresponde, estándares SSO y compromisos RAND. Los árbitros emiten decisiones consistentes después de su análisis de los factores clave estandarizados, como regalías acumuladas / apiladas, contribución de la invención patentada y su valor para el estándar SSO (como en las negociaciones bilaterales entre el propietario de la SEP y el implementador de la invención), y la existencia (y la pluralidad ) de tecnologías sustitutas / competitivas en el momento en que se desarrolló el estándar SSO. Las decisiones objetivas, uniformadas y justas de los Árbitros vinculantes para las partes (según el acuerdo de participación del Árbitro) evitan la divulgación de secretos comerciales, ahorran tiempo y recursos de las partes involucradas, aportan claridad y certeza en las negociaciones de licencias y guían a los tribunales, activo de propiedad intelectual propietarios, abogados, banqueros e inversores.

* FTC, “The Evolving IP Marketplace”, marzo de 2011.

** Georgia-Pacific Corp. contra United States Plywood Corp., 318 FSupp 1116 (SD NY 1970).